Pourquoi déposer une marque à l’international est-il important ?
La protection d’une marque en France, nécessaire mais insuffisant
Une fois le nom de votre produit, de votre service ou de votre entreprise trouvé, vous avez sans doute protégé la marque par un dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Un dépôt de marque à l’INPI vous assure une protection pour 10 ans sur le territoire français, dès lors que vous exploitez bien la marque. Dans le cas contraire, vous risquez de subir une action en déchéance pour non-usage après 5 ans d’inexploitation.
Bon à savoir
Pour protéger ses créations, d’autres solutions sont possibles comme le dépôt d’un dessin et modèle, une enveloppe Soleau ou un brevet. La marque protège uniquement le signe déposé, nom ou logo.
Dans un marché mondialisé, il est essentiel de protéger votre marque dans un certain nombre de pays :
les pays dans lesquels vous envisagez d’exploiter vos produits et services ;
les pays dans lesquels un risque de contrefaçon élevé est présent.
En fonction de l’évolution de votre business, vous pourrez alors transmettre vos marques ou concéder des licences d’exploitation à l’étranger. Gardez en tête que la marque est un signe distinctif dont la protection est intimement liée à son exploitation commerciale sur un marché.
À quel moment commencer la protection à l’international ?
Lors de la création d’une marque entreprise, vous déposez votre marque et votre nom de domaine en France. C’est le minimum requis pour protéger vos droits de propriété intellectuelle.
Vous disposez d’un délai de réflexion de 6 mois (délai de priorité) pour étendre la protection à l’international. Cette période passe très vite et, dès la création, vous devez réfléchir et budgéter la protection de votre nom à l’international.
Bon à savoir
Dans votre business plan, les frais de dépôt de marque se comptabilisent dans les immobilisations incorporelles et peuvent faire l’objet d’un amortissement.
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Comment protéger sa marque à l’international ?
Plusieurs solutions sont possibles pour protéger sa marque à l’international :
le dépôt d’une marque de l’Union européenne (MUE) : un seul dépôt offre un titre unique et assure une protection pour 10 ans dans les 27 pays européens.
le dépôt d’une marque internationale : un dépôt unique confère ensuite un titre national dans chacun des pays revendiqués.
un dépôt national dans chaque pays d’intérêt.
Qu’est‑ce que le droit de priorité et comment l’utiliser ?
Le dépôt de la marque en France ne permet pas de se protéger à l'étranger. Toutefois, il ouvre un droit de priorité pour étendre la protection à l'étranger.
Si vous procédez à un dépôt dans un pays membre de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), vous avez la possibilité d’étendre votre protection à l’étranger, dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt de la marque à l’INPI.
Ainsi, votre dépôt à l’étranger bénéficie de la date du dépôt initial. Les dépôts réalisés par d’autres personnes dans l’intervalle ne sont pas opposables et ne constituent pas des antériorités recevables.
Comment déposer une marque de l’Union européenne ?
La MUE, autrefois appelée marque communautaire, assure une protection automatique dans les 27 pays de l’UE.
Le dépôt
Le dépôt de la marque s’effectue auprès de l’Office de propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO).
Vous pouvez effectuer le dépôt seul directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel (avocat spécialisé, conseil en propriété industrielle).
Le coût du dépôt d’une marque de l’Union européenne est de 1 000 € (850 € pour un dépôt électronique) pour une classe de produits ou de services. La deuxième classe coûte 50 € puis vous ajoutez 150 € par classe supplémentaire.
Bon à savoir
Les petites et moyennes entreprises européennes peuvent demander un financement pour se voir rembourser 75 % des coûts de dépôt !
L’examen de la marque
La MUE s’obtient par une procédure de dépôt et d’examen unique et centralisé. Elle s’applique automatiquement à tous les pays de l’Union européenne.
Une fois examinée par l’EUIPO, le dépôt est publié et les tiers peuvent engager une procédure d’opposition à l’encontre de la marque, en cas d’atteinte à des droits antérieurs.
Bon à savoir
Il est donc essentiel d’anticiper un litige en procédant à une recherche d’antériorités avant le dépôt. Ceci permet d’apprécier les similitudes entre deux marques et peut se faire via un professionnel (avocat ou conseil en propriété industrielle).
La protection
Le titre unique délivré accorde une protection pour 10 ans dans les 27 pays européens. Il est renouvelable tous les 10 ans.
Comment déposer une marque internationale ?
Le système de Madrid offre un dépôt unique dans un ou plusieurs des 130 pays signataires. Ensuite, chaque office de propriété intellectuelle national étudie la demande, l’accepte ou la rejette et accorde une protection selon ses propres règles. La marque internationale n’est donc pas un titre unique.
Le système de Madrid
Le système de Madrid concerne l'enregistrement international des marques. Il comprend deux accords internationaux :
l'Arrangement de Madrid conclu en 1891 ;
le Protocole de Madrid conclu en 1989.
À ce jour, 130 pays du monde appartiennent au système.
Il est impératif d’avoir déposé ou enregistré une marque dans son pays d’origine pour déposer une demande de marque internationale.
Le dépôt s'effectue auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), basée à Genève.
Le coût d’un dépôt de marque internationale est de :
653 Francs suisses pour une marque en noir et blanc protégeant 3 classes de produits et services ;
903 Francs suisses pour une marque en couleur dans 3 classes ;
100 Francs suisses par classe supplémentaire ;
100 France suisses par pays en complément d’émolument ou les taxes exigibles pour les autres pays.
Exemple
Une entreprise française dépose sa marque en couleur dans 4 classes de produits et services et dans 5 pays : Canada, UE, Chine, Royaume-Uni et Singapour. Le coût de la marque internationale sera de 3127 Francs suisses. La Chine accepte un émolument complémentaire de 100 Francs suisses, tandis que les autres pays désignés imposent leurs propres taxes, soit : Royaume-Uni (370 Francs suisses), UE (1125 Francs suisses), Canada (572 Francs suisses), Singapour (1060 Francs suisses).
Pour minimiser le coût d’une protection de marque à l’international, les conseils d’un avocat spécialisé sont utiles. En effet, il est parfois plus judicieux de déposer la marque nationale dans certains pays.
L’examen de la demande d’enregistrement
L’OMPI procède à l’examen des conditions de forme de la marque. Si aucune irrégularité n’est relevée, l’office procède à la publication du dépôt, qui ouvre une période d’opposition.
Ensuite, chaque office national concerné par le dépôt procède à l’examen des conditions de fond en fonction de sa législation locale. Pour ce faire, il dispose d’un délai de 12 ou de 18 mois.
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